Þessi spurning er iðulega sú fyrsta sem hugsanlegir fjárfestar spyrja að þegar metið er hvort fjárfesta eigi í sprotafyrirtæki, enda algengt að hugverk séu verðmætasta eign slíkra fyrirtækja. Spurningin á rétt á sér, enda er reyndin sú að í mörgum tilvikum hefur ekki verið gætt að því að hugverkaréttindi sem liggja til grundvallar rekstri sprotafyrirtækis hafi verið framseld frá stofnendum, starfsmönnum eða verktökum.

Vöntun á slíku framsali getur valdið sprotafyrirtæki miklu tjóni enda er aðilum óheimilt að nýta hugverkaréttindi annarra í leyfisleysi og geta eigendur hugverkaréttinda þannig krafist greiðslna fyrir nýtingu á hugverkarétti sínum eða jafnvel bannað nýtinguna. Í þessu samhengi er vert að nefna nokkur atriði sem gott er að hafa í huga.

Framsal stofnenda

Leggja þarf mat á það hvort tilefni sé til að stofnendur sprotafyrirtækis framselji til félagsins hugverkaréttindi sem kunna að liggja hjá þeim persónulega. Ef stofnendurnir hafa til dæmis unnið að þróun hugbúnaðar áður en formlegt félag var stofnað utan um reksturinn kann hugverkaréttur tengdur hugbúnaðinum að liggja hjá stofnendunum persónulega. Þá getur hæglega komið upp flókin aðstaða ef einn stofnendanna hefur sagt skilið við fyrirtækið og hluti hugverkaréttarins liggur hjá honum.

Framsal starfsmanna og verktaka

Á Íslandi er meginreglan sú að starfsmenn eigi að jafnaði hugverkaréttindin sem þeir þróa og því þarf að framselja þann rétt t.d. með ákvæði í starfssamningi eða sérstökum samningi um framsal á hugverkaréttindum. Undantekningar geta hins vegar átt við eins og til dæmis varðandi þróun tölvuforrita, en ef gerð þeirra er liður í ráðningarskilmálum þá eignast atvinnurekandi höfundaréttinn að forritinu nema áskilnaður sé gerður á annan veg, sbr. b-lið 42. gr. höfundalaga nr. 73/1972.

Þá getur atvinnurekandi einnig krafist þess að starfsmaður framselji rétt yfir uppfinningu sem starfsmaðurinn kemur fram með sem er þáttur í starfi hans og hægt er að fá einkaleyfi fyrir ef uppfinningin er hagnýtanleg á sviði atvinnurekandans eða tengist tilteknu verkefni sem atvinnurekandinn fól starfsmanninum, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna.

Þrátt fyrir framangreint er algengt að höfundarétturinn sé gulltryggður atvinnurekandanum með víðtæku höfundaréttarákvæði í ráðningarsamningi sem tekur til forrita sem og annarra hugverka, til að koma í veg fyrir að einhver hugverkaréttur falli á milli skips og bryggju. Það þarf þó að staðreyna hverju sinni hvort ákvæði ráðningarsamninga séu fullnægjandi að þessu leyti frá sjónarhóli fyrirtækisins, með hliðsjón af því um hvers konar hugverkaréttindi er að ræða.

Hvað verktaka varðar þá er meginreglan að jafnaði sú að þeir eiga þann hugverkarétt sem myndast við þróunarstarf, jafnvel þótt að það sé í tengslum við verkefni sem þeir sinna fyrir annan aðila gegn greiðslu. Því þarf samningur við verktaka ávallt að kveða á um skýrt framsal hugverkaréttinda ef ætlunin er að verkkaupinn eignist hugverkaréttinn að því sem þróað er. Í þessu samhengi má nefna að ofangreindur b-liður 42. gr. höfundalaga á ekki við um verktaka.

Óslitin keðja

Til einföldunar má ímynda sér að framsal hugverkaréttinda virki eins og keðja sem þurfi að vera óslitin (e. clean chain of title eða unbroken chain of title). Tökum sem dæmi verktakafyrirtæki sem vinnur fyrir sprotafyrirtæki við þróun hugverks, sem síðar á að selja til þriðja aðila. Í því dæmi fæli óslitin keðja í sér eftirfarandi:

1 framsal starfsmanns verktakafyrirtækisins til þess fyrirtækis,

2 framsal verktakafyrirtækisins til sprotafyrirtækisins, og

3 framsal sprotafyrirtækisins til kaupanda.

Eins og áður var rakið er ekki hægt að gefa sér að verktakafyrirtækið eigi hugverkaréttindi starfsmanns þess ef slíkt kemur ekki fyrir í ráðningarsamningi eða fellur ekki undir ofangreindar undanþágur og því getur verið ástæða til að kanna þennan þátt sérstaklega.

Framsal eða afnotaleyfi?

Að lokum þarf einnig að gæta að því að eiginlegt framsal hugverkaréttinda hafi átt sér stað fremur en að einungis hafi verið veitt afnotaleyfi (e. license). Afnotaleyfi veitir handhafa þess heimild til að nýta hugverkin en eru oft á tíðum bundin þeim takmörkunum að leyfishafi hefur ekki heimild til þess að veita öðrum aðilum slíkt leyfi eða framselja hugverkaréttindin.

Ef starfsmaður verktakafyrirtækisins í dæminu hér að ofan myndi einungis veita fyrirtækinu afnotaleyfi yfir þeim hugverkaréttindunum sem hann þróaði gæti verktakafyrirtækið almennt ekki framselt hugverkaréttindin til sprotafyrirtækisins, sem þar af leiðandi gæti hvorki framselt hugverkaréttinn né veitt viðskiptavinum sínum afnotaleyfi að honum.

Það er því alveg ljóst að mikilvægt er að huga fyrr frekar en seint að hugverkaréttindum þannig að eigendur þeirra geti uppskorið eins og þeir hafa sáð.